На практике возможны случаи, когда компания приобретает право на товарный знак, ранее зарегистрированный за другой организацией, путем его аннулирования в связи с неиспользованием правообладателем. Об алгоритме такой непростой процедуры, как досрочное прекращение товарного знака, рассказывает медиаюрист, руководитель проекта «Право в сети» Маргарита Ледовских.
Когда и как аннулируют право на товарный знак
Если правообладатель не использует зарегистрированный за собой товарный знак на конкретные товары или услуги в течение трех лет, то сторонняя организация имеет шансы добиться досрочного прекращения его правовой охраны. Для аннулирования товарного знака таким способом заинтересованное лицо предлагает правообладателю отказаться от права на товарный знак либо заключить с ним договор об отчуждении исключительного права на него.
Досрочно аннулировать желанный товарный знак в судебном порядке возможно, если правообладатель фактически не использует его более трех лет с даты его госрегистрации. Для этого нужно проверить — использует ли правообладатель его в своей деятельности: например, упоминается ли зарегистрированный за компанией бренд в ее рекламных каталогах и офертах или же в СМИ, а также в Интернет-сети. Для прекращения правовой охраны товарного знака нужно будет обратиться в Суд по интеллектуальным правам (далее — СИП) с грамотно составленным иском.
Четыре судебных спора о досрочном прекращении охраны товарного знака
Для того, чтобы быть уверенными в шансах на победу в предстоящей судебной тяжбе, стоит изучить положительную судебную практику по таким делам.
Дело № 1
Гостиничный комплекс «Екатерининский» был правообладателем товарного знака «Екатерининский» в отношении образовательно-воспитательных услуг. За досрочным прекращением этого товарного знака к нам обратился «Екатерининский лицей». В своем иске в СИП мы детально указали, что правообладатель не использовал спорный товарный знак на протяжении последних трех лет.
В своем решении по делу № СИП—384/2019 суд согласился с нашими доводами и досрочно прекратил охрану спорного товарного знака. Таким образом СИП счел, что деятельность гостиничного комплекса по организации и проведению всевозможных совещаний, конференций и семинаров не является образовательной или воспитательной, поэтому она не может быть отнесена к услуге 41-го класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные», в отношении которой был заявлен иск.
Впоследствии Президиум СИП РФ поддержал решение нижестоящего суда. Кассация сочла, что наш клиент реально намеревался использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со знаком обслуживания гостиничного комплекса в отношении спорных услуг. В свою очередь, гостиничный комплекс не доказал как факт использования спорного знака обслуживания в трехлетний период, так и наличие не зависящих от него объективных факторов, препятствующих такому использованию. При этом деятельность гостиничного комплекса по организации и проведению всевозможных совещаний, конференций и семинаров заключалась в передаче в аренду собственных нежилых помещений и оборудования для проведения таких мероприятий, она не является образовательной или воспитательной в силу Закона об образовании.
Дело № 2
Нашей клиентке — владелице сети частных детских садов понадобилось зарегистрировать товарный знак со словесным элементом «Маленькая страна» применительно к своим услугам: воспитание в дошкольных учреждениях, уход за детьми и т.п. (41 и 42 классы по МКТУ). Однако словесный элемент «Маленькая страна» уже был зарегистрирован на АНО «Музыкальный театр Ильи Резника», который не оказывал услуги по 41 и 42 классам МКТУ, и, следовательно, более трех лет не использовал элемент в этих направлениях. Такое обстоятельство дает право на досрочное прекращение охраны товарного знака. Поскольку правообладатель не ответил на нашу претензию, мы обратились в СИП, где представляли интересы нашей клиентки в суде по доверенности, доказывая реальное намерение последней использовать товарный знак в своем бизнесе.
В решении по делу № СИП—309/2019 Суд по интеллектуальным правам встал на сторону нашей клиентки и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении услуг 41 и 42 класса МКТУ, а также взыскал с «Музыкального театра Ильи Резника» расходы по уплате госпошлины. Тем самым суд счел, что ответчик, извещенный о предстоящем судебном разбирательстве, не возражал против предъявленного к нему иска и наличия у истца заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака, а также не доказал факт использования спорного товарного знака в РФ в исследуемый период. При этом музыкальный театр фактически подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении охраны товарного знака. Впоследствии Президиум СИП РФ оставил в силе такое судебное решение.
Дело № 3
Нашим клиентом стала калифорнийская компания Kautz Vineyards, Inc, которая хотела продавать в России свои вина под брендом OBSESSION. Но это обозначение было товарным знаком, зарегистрированным ООО «Джи Си — Золотые конфеты» в отношении разных товаров, в том числе алкогольных напитков (класс 33 МКТУ). Российский правообладатель не захотел отказываться от товарного знака, хотя он и не продавал вино под маркой OBSESSION.
Для предстоящей судебной тяжбы мы подготовили документы, доказывающие, что Kautz Vineyards, Inc действительно планирует продавать вино в России. Требования к оформлению документов в России и США разные, поэтому при подготовке к суду у нас были сложности: мы должны были не просто собрать документы, а еще апостилировать их (подтвердить законность) и перевести на русский язык.
В своем решении по делу № СИП—738/2019 суд также встал на сторону нашего клиента. Он распорядился о досрочном прекращении охраны товарного знака OBSESSION для класса 33 МКТУ и взыскал с ответчика пошлину за подачу иска. Тем самым СИП счел, что американская компания действительно намеревалась торговать алкогольной продукцией в России под спорным обозначением. В свою очередь, ООО «Джи Си — Золотые конфеты» не доказало факт использования бренда OBSESSION, а также не заявило о наличии объективных препятствий к его использованию в период с 8 июля 2016 г. по 7 июля 2019 г. включительно. Кроме того, представитель ответчика заявил о том, что российский производитель планировал использовать спорный товарный знак в своем бизнесе лишь в будущем.
Дело № 4
Иногда нам приходится представлять интересы ответчиков в подобного рода судебных тяжбах. В одном из споров нашим клиентом стало ООО РК «МИР», к которому предъявило судебный иск АО «Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор платежной системы “Мир”» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 16-го и услуг 35-го классов МКТУ.
В этом деле мы не только принимали участие в судебных заседаниях, но и вели переговоры, чтобы заключить мировое на выгодных для нашего клиента условиях и минимизировать его судебные расходы. Поставленных целей удалось достичь, и суд вынес определение о прекращении производства по делу № СИП-504/2015 в связи с утверждением сторонами мирового соглашения.
Зинаида Павлова по материалам юридической службы «Право в сети».
